La protección de signos distintivos

Los signos distintivos son todos aquellos medios a los que recurre el empresario para dar nombre y diferenciar su negocio, es decir, el producto o servicio que ofrece frente a sus competidores.

La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su artículo 1 recoge la protección que se brinda a los signos distintivos: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. 1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:
   2. a) Las marcas.
   3. b) Los nombres comerciales.
   4. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
   5. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las

Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.

A mayor abundamiento, las marcas registradas a nivel europeo además cuentan con la protección del Reglamento 2017/1001. Estos signos distintivos de la Unión Europea otorgan a su titular un derecho exclusivo y protección uniforme en la totalidad del territorio de la Unión Europea.

Cabe señalar que el registro de marca nacional y el de la unión europea, pese a ser complementarios, funcionan en paralelo.

La protección de los signos distintivos se manifiesta en los siguientes derechos:

• Derecho exclusivo a poder utilizarla en el tráfico económico.
• Derecho a prohibir que los terceros utilicen cualquier signo idéntico o semejante para productos o bien idénticos, o bien productos semejantes o para productos totalmente diferentes.

Los anteriores derechos son susceptibles de protección mediante las acciones que contempla el Artículo 41 de la Ley de Marcas:

Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:
   2. a) La cesación de los actos que violen su derecho.
   3. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
   4. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
   5. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
   6. e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

De esta manera, el titular del derecho de la marca cuenta con un plazo de cinco años para emprender acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse. Este plazo empezara a computar desde el conocimiento de la vulneración del derecho.

A los efectos de acudir a los Tribunales para la protección de un signo distintivo ante un posible uso ilegítimo es importante tener en cuenta el concepto de riesgo de confusión, en este sentido, la sentencia 589/2023 de la Audiencia provincial de Madrid recoge la doctrina del Tribunal Supremo: 

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance […].

«ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes […]. 

«iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes […]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados […].

De estos fragmentos se extrae que no todo uso de cualquier elemento parecido a un signo distintivo de una determinada marca puede ser objeto de reclamación judicial, lo serían aquellos capaces de crear confusión en un consumidor informado, atento y perspicaz. A su vez, también se realiza un estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos, poniendo especial atención a los elementos distintivos dominantes que inciden en la percepción del consumidor. Por tanto, se trata de una visión conjunto del caso en concreto.

Asimismo, es preciso señalarla que la protección de la marca se asienta en el riesgo de confusión, es decir, para ejercitar la acción civil no es necesario que exista un consumidor que haya sufrido dicha confusión, así se recoge en sentencia mencionada ut supra: 

“El riesgo de confusión marcario no precisa la prueba de una concreta confusión en el mercado; tampoco un peligro competencial, a diferencia del riesgo de confusión concurrencial, en que «se exige que el (signo) del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento» ( STS de 17 de octubre de 2012 y las que le siguen). La actora es titular de una marca nacional y puede ejercer su ius prohibendi al margen de que la confusión provoque o no una competencia efectiva; cuestión distinta es si el uso consentido durante un período dilatado de tiempo puede enervar esa facultad de exclusión y si el cambio en el factor concurrencial justifica también un cambio en la posición, hasta entonces tolerante, del titular marcario.”

Tratándose de un tema con matices especiales, para profundizar más en el asunto si quiere ser asesorado por especialistas en la materia, póngase en contacto con nosotros en el número 93 122 91 91 o a través del correo electrónico blf@cerrillogomez.com y le atenderemos encantados.

Para finalizar, subrayar que la protección al derecho de marca no es un derecho ilimitado sobre cualquier parecido con otro signo de distintivo de cualquier empresa, si no que para que se considere vulnerado se tiene en cuenta los elementos dominantes del signo distintivo que se denuncia, el riesgo de confusión creado en un consumidor razonablemente atento, así como otras circunstancias que contextualizan el caso.

En ese sentido, además, es importante tener en cuenta el ámbito de protección de la marca, pues, como se ha dicho, resultan paralelos la Oficina Española de Patentes y Marcas, que opera a nivel nacional, y la Oficina de Propiedad Intelectual de Unión Europea, que opera a nivel comunitario.

Genís Asensio i Lahuerta

Letrado