Tener una idea para un negocio que sea innovadora e inventiva es una gran oportunidad para el empresario o emprendedor que la lleva a cabo.
No obstante, presentar la idea al mercado y empezar a comercializar con ella, a menudo, puede suponer que la competencia quiera explotar la invención en su propio beneficio.
Por ello, es recomendable y necesario que, en caso de tener una idea con esas características, si cumple con los requisitos legales requeridos, que se proteja la misma con una patente.
Concepto.
La patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención a una persona, física o jurídica.
Las Patentes están reguladas en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ley que será tenida en cuenta en el tratamiento de la materia en este Blog.
Sentencia Relevante sobre las Patentes.
En el presente artículo abordaremos la resolución judicial del Tribunal Supremo 3994/2023, de cuatro de octubre del 2023.
El Alto Tribunal se pronuncia sobre una reivindicación de titularidad entre dos empresas.
Una Firma solicitó una patente “mando de control de pausas externas” y le fue concedida y publicada el 11 de marzo del 2016.
La patente tiene siete reivindicaciones, de las cuales la primera es principal y el resto son dependientes respecto de la misma.
En este escenario se inició un procedimiento judicial en virtud del cual una empresa solicitaba la nulidad de la patente alegando lo siguiente:
- la falta de novedad de la reivindicación 1 y,
- la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 2, 5 y 6.
Para resolver sobre el objeto del proceso se tuvo en consideración los artículos sexto y octavo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ley aplicable a nuestro supuesto.
“Artículo 6. Novedad.
- Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
- El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
- Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.
- Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.
- Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica”.
“Artículo 8. Actividad inventiva.
- Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
- Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva”.
Estos dos requisitos son importantes. Así lo recuerda la sentencia de la siguiente manera:
“La novedad y la actividad inventiva son dos requisitos distintos de la patente, cuya ausencia justifica la nulidad de la invención”
De igual manera se extrae lo mismo del artículo 102 del mismo cuerpo Legal
“Causas de nulidad.
- Se declarará la nulidad de la patente:
“a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.
- b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
- c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.
- d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.
- e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10”.
En el supuesto objeto del presente artículo, en Primera Instancia, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza dictó sentencia desestimando la demanda.
La parte demandante recurrió la Sentencia de dicho Juzgado.
La Audiencia Provincial dictó Sentencia estimatoria del recurso declarando la nulidad de la patente.
Finalmente, tras el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación planteado por la parte demandada, el asunto se planteó ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, tras analizar los motivos de los recursos planteados, resolvió acordando que se incurrió en incongruencia extra petita, ya que la Audiencia Provincial se extendió en su resolución abarcando ámbitos no requeridos y ello por cuanto se solicitó por la actora la nulidad de la reivindicación 1 por carencia de novedad, no por falta de actividad inventiva.
Así, ello ha supuesto dejar sin efecto la nulidad de la reivindicación 1, la inicial.
Y, como indica el Alto Tribunal,
“ Si la primera reivindicación, principal respecto del resto de reivindicaciones, es válida, también lo serán esas otras dependientes de la 1ª, conforme a la jurisprudencia de esta sala”.
El Alto Tribunal refiere la sentencia 434/2013, de 12 de junio, en la cual se estableció que:
«la reivindicación principal tiene un objeto necesariamente más amplio que el de las reivindicaciones dependientes de ella, al ser estas modos especiales de llevar a cabo la invención que delimitan un objeto más restringido que la reivindicación principal pues añaden alguna característica técnica adicional. Consecuencia de lo anterior es que la reivindicación principal define un ámbito de protección más amplio para la patente, pero corre un mayor riesgo de que se declare su nulidad por falta de los requisitos de patentabilidad, en concreto los de novedad y actividad inventiva. Con las reivindicaciones dependientes pasa lo contrario, más acentuadamente mientras más características técnicas adicionales se añaden».
Así, es importante tanto fundamentar correctamente conforme a Derecho la solicitud de la Patente como saber estructurar el contenido y la dependencia de las reivindicaciones, especialmente la principal.
Estíbaliz Cerrillo-Gómez Viguri
Letrado-Socio Director
